Le cybersquatting, ce fléau qui frappe les marques sur Internet consiste à enregistrer un nom de domaine similaire ou identique à une marque existante afin d’en tirer profit en le revendant à l’ayant droit. Un type d’atteinte qui altère également la visibilité de la marque et contribue à dégrader son image auprès des internautes. Certains pensent que le phénomène est inévitable et que l’on ne peut guère lutter. Faux ! Voici comment adapter sa stratégie défensive en ligne en 4 étapes.
Le temps est loin où il suffisait d’enregistrer sa marque dans les principales extensions génériques pour la protéger. Avec actuellement plus de 1 500 extensions Internet actives, il faut penser différemment. S’il est difficile d’évaluer le nombre de noms de domaine enregistrés avec une intention malveillante à l’égard des marques, on sait cependant que chaque année le nombre de plaintes déposées auprès de l’OMPI (Office Mondial de Propriété Intellectuelle) ne cesse d’augmenter.
+ 22 %, C’EST L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE PROCEDURES EN 2021
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI a reçu en 2021 le nombre record de 5128 plaintes déposées en vertu des Principes directeurs concernant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) par des propriétaires de marques en réaction à la prolifération des sites Web destinés à la vente de contrefaçons, au hameçonnage ou à d’autres activités frauduleuses, ainsi qu’à toutes sortes atteintes aux marques en ligne.
Ces litiges portent sur 8769 noms de domaine au total, soit +22% de cas par rapport à 2020. Ceux portant sur les nouveaux domaines génériques (NewgTLD) représentent environ 8% du total, principalement sur les extensions .XYZ, .SHOP et .ONLINE. Le nombre de litiges en .COM (75%) témoigne de la popularité persistante de cette ancienne extension.
Top 20 des extensions concernées par les litiges
| Extension | Nombre de nom de domaine | Pourcentage | Type |
| .com | 73142 | 74.64% | gtld |
| .net | 7631 | 7.79% | gtld |
| .org | 5001 | 5.10% | gtld |
| .info | 2767 | 2.82% | gtld |
| .biz | 865 | 0.88% | gtld |
| .mobi | 341 | 0.35% | gtld |
| .asia | 266 | 0.27% | gtld |
| .xyz | 1068 | 1.09% | ngtld |
| .shop | 746 | 0.76% | ngtld |
| .online | 603 | 0.62% | ngtld |
| .store | 382 | 0.39% | ngtld |
| .top | 379 | 0.39% | ngtld |
| .club | 378 | 0.39% | ngtld |
| .site | 348 | 0.36% | ngtld |
| .website | 193 | 0.20% | ngtld |
| .bar | 159 | 0.16% | ngtld |
| .pro | 155 | 0.16% | ngtld |
| .app | 135 | 0.14% | ngtld |
| .vip | 120 | 0.12% | ngtld |
Les parties aux litiges administrés par l’OMPI venaient de 123 pays. Les États-Unis d’Amérique figurent en tête du classement en ce qui concerne le nombre de plaintes déposées, avec 20762 plaintes (34%), devant la France avec 8412 plaintes (14%). Les trois principaux domaines d’activité des requérants sont la banque et la finance (11%), Internet et IT (10%) et commerce au détail (10%).
Top 10 des plaignants par pays
| Pays | Nombre de cas | Pourcentage |
| United States of America | 20762 | 35% |
| France | 8412 | 14% |
| United Kingdom | 4976 | 8% |
| Germany | 3725 | 6% |
| Switzerland | 3383 | 6% |
| Italy | 2045 | 3% |
| Netherlands | 1597 | 3% |
| Spain | 1540 | 3% |
| Denmark | 1536 | 3% |
| Sweden | 1488 | 2% |
Top 10 des défendeurs par pays
| Pays | Nombre de cas | Pourentage |
| United States of America | 17323 | 29% |
| China | 7165 | 12% |
| United Kingdom | 3983 | 7% |
| France | 2328 | 4% |
| Spain | 1799 | 3% |
| Australia | 1647 | 3% |
| Canada | 1644 | 3% |
| India | 1590 | 3% |
| Netherlands | 1457 | 2% |
| Türkiye | 1354 | 2% |
Notons en outre que ces chiffres ne tiennent pas compte des plaintes non déposées, faute de budget, du nombre de litiges évités grâce aux actions précontentieuses ayant abouti, ni du nombre de litiges résolus grâce aux procédures mises en place par les registres.
QUELLE STRATEGIE DEFENSIVE ADOPTER ?
Il y a quatre étapes à suivre pour mettre en place une stratégie défensive efficace. Le principe de base pour lutter contre le cybersquatting est de :
- enregistrer les noms de domaine dont on a besoin, c’est-à-dire identiques à la marque et véritablement utiles à l’entreprise ; à titre préventif, je conseille d’enregistrer aussi les quelques variantes évidentes de la marque, incluses dans un périmètre de protection qui doit être défini préalablement ;
- bloquer les enregistrements en utilisant les mécanismes de protection mis en place à destination des titulaires de marques (TMCH, DPML, Trex…),
- surveiller les enregistrements de noms de domaine identiques, contenants ou approchants,
- réagir dès qu’un enregistrement abusif est détecté. Il faut ainsi notifier le titulaire systématiquement et, le cas échéant, tous les acteurs impliqués dans la chaîne.
COMMENT PEUT-ON BLOQUER LES ENREGISTREMENTS ABUSIFS ?
Insuffisamment connus des titulaires de marques, certains mécanismes permettent aujourd’hui d’agir de manière préventive :
- La DPML (Domains Protected Marks List) est un service de blocage qui couvre 241 extensions (parmi lesquelles .EXPERT, .TRAVEL ou .PIZZA) et empêche les enregistrements de noms de domaine correspondant à vos marques,
- Le TREx (Trademark Registry Exchange) est un service de blocage complémentaire, valable sur 43 extensions Internet, telles que .LONDON, .FASHION ou .DE.
- AdultBlock permet aux demandeurs de bloquer leurs noms de domaine, en une seule opération, dans les 4 extensions .ADULT, .PORN, .SEXE et .XXX. Les noms dits « premium », à la valeur économique ou symbolique importante, ainsi que les noms retombant dans le domaine public, sont couverts par ce service. AdultBlock+ ajoute à ce service de base le blocage de toutes les variantes d’une marque ou d’un nom. Il couvre également les caractères IDN et les homoglyphes (caractères dont la ressemblance peut prêter à confusion). AdultBlock+ couvre en outre plus de 20 langues et écritures dont le chinois (simplifié et traditionnel), le français, l’allemand, l’italien, le coréen, le portugais, le russe.
Utilisés conjointement, ils permettent de sécuriser plus de 280 extensions sans avoir à recourir à des enregistrements défensifs coûteux. Notons ici un point fondamental, ces mécanismes sont accessibles aux marques inscrites dans la TMCH (Trademark Clearinghouse), le répertoire central des marques enregistrées. Il s’agit là d’un pré-requis à toute stratégie de blocage des enregistrements sauf pour le dispositif AdultBlock qui a assouplit ces condtions d’éligibilité et qui est maintenant accessible aux marques non inscrites dans la TMCH (lire notre acticle : SEXE SUR INTERNET : ADULTBLOCK ÉTEND SA PROTECTION AUX MARQUES NON DÉPOSÉES).
QUE PEUT-ON FAIRE CONCERNANT LES QUELQUE 1 200 EXTENSIONS NON COUVERTES PAR CES DISPOSITIFS ?
Il faut surveiller ces extensions de près ! Parce que le cybersquatting est devenu un vrai business : certaines sociétés se sont spécialisées dans l’enregistrement de noms de domaine abusifs afin de les revendre à leurs ayant-droits ou à toute autre personne intéressée.
Aujourd’hui il y a des outils polyvalents très efficaces permettant d’industrialiser l’identification des atteintes sur Internet et de les supprimer. Ces outils permettent entre autres de surveiller :
- les enregistrements et les suppression de noms de domaine identiques, contenant ou similaire à la marque,
- les contenus publiés sur les sites Internet,
- les marketplaces afin d’identifier les ventes de produits sans licence de distribution ou bien les produits contrefaits,
- les réseaux sociaux où la contrefaçon prolifère.
On peut en outre adapter la surveillance de façon à couvrir au plus près les marchés et territoires de la marque.
Ces solutions permettent ainsi aux entreprises concernées et à leurs services juridiques de protéger leurs marques, de gagner en efficacité et se concentrer sur l’essentiel.
Pour en savoir plus sur la façon dont EBRAND peut vous aider à lutter contre le cybersquatting sur Internet, contactez votre conseiller.
Source : OMPI
Par Raphael TESSIER et Sophie AUDOUSSET pour EBRAND France.
